Merklicenties in de Benelux
De merklicentie speelt een steeds belangrijker rol in het economische leven. Hieronder worden een aantal kenmerken en vereisten op een rijtje gezet.
Wat is een merklicentie?
Een merklicentie houdt in dat de merkhouder aan een ander toestemming verleent om van het merk gebruik te maken. Daar kunnen verschillende redenen voor bestaan. Om te beginnen worden merkrechten vaak om fiscale redenen in een holding ondergebracht, die op haar beurt licenties verstrekt aan de werkmaatschappijen. Een licentie is ook uitermate geschikt om een bepaalde winkelformule snel op de markt te zetten door het verlenen van licenties. Dit zogenaamde franchisen vormt de grondslag van veel succesvolle winkelketens, horecaformules en hotelketens. Ten slotte is de licentie de basis voor het exploiteren van goodwill en populariteit van topmerken en grote namen uit de mode - en sportwereld, het zogenaamde merchandising. Meestal bestaat er een groot economisch belang bij licentiering van een merk, zowel voor de merkhouder, die hierdoor een groter bereik krijgt voor zijn merk, als voor de licentienemer, die hierdoor kan profiteren van de aan het merk verbonden goodwill.
In het algemeen kenmerkt een licentie zich door de volgende elementen:
1. Commerciële samenwerking;
2. Juridische en economische zelfstandigheid van de partijen;
3. Toestemming tot gebruik van een geregistreerd merk;
4. Betaling van een gebruiksvergoeding.
Wat moet er in de licentieovereenkomst staan?
Het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) bepaalt dat de licentie kan worden verleend voor alle of voor een deel van de producten of diensten, waarvoor het merk is ingeschreven. Verder kan de licentie voor de gehele Benelux verleend worden of voor een gedeelte ervan. Het BVIE laat de partijen bij een merklicentieovereenkomst verder geheel vrij in het bepalen van hun onderlinge verhouding, zoals de duur van de licentie, eventuele exclusiviteit van de licentie, de hoogte van de royalty’s en de controle op de naleving van de licentie.
Moet een licentie op schrift worden gesteld?
Een merklicentie hoeft niet op schrift gesteld te worden, mondelinge toestemming is al voldoende om van een geldige licentie te kunnen spreken. Om bewijstechnische redenen verdient het echter toch aanbeveling om de afspraken op schrift te stellen. Zo is het van essentieel belang om duidelijk te omschrijven hoe het merk gebruikt moet worden en voor welk gebied, welke producten en voor welke periode de licentie gegeven wordt.
Moet een licentie worden ingeschreven in het merkenregister?
Voor de geldigheid van de licentie hoeft de licentie zoals gezegd niet op schrift gesteld te worden en ook niet te worden ingeschreven in het merkenregister. Inschrijving van de licentie is ook niet nodig voor de instandhouding van het merkrecht, indien het merk uitsluitend gebruikt wordt door de licentienemer en niet door de merkhouder. Dit gebruik door de licentienemer wordt automatisch toegerekend aan de merkhouder, zodat zijn recht op het merk niet vervalt wegens niet-gebruik.
Inschrijving van de licentie is wel nodig om de licentie aan anderen te kunnen tegenwerpen. Dat speelt voornamelijk een rol indien een concurrent probeert te parasiteren op de bekendheid van een bestaand merk door een sterk gelijkend merk te lanceren, waardoor hij profiteert van de bekendheid van een ander zonder daarvoor een vergoeding te betalen.
Welke bevoegdheden en plichten heeft de licentienemer?
De bevoegdheden en plichten van de licentienemer worden in de licentieovereenkomst vastgelegd. De belangrijkste bevoegdheid is dat hij het merk onder bepaalde voorwaarden mag gebruiken. Indien de licentienemer zich niet houdt aan de in de overeen-komst vastgelegde voorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van duur van de licentie, de wijze van gebruik van het merk, de producten en/of diensten of het gebied waarvoor de licentie is verleend of de kwaliteit van de door hem in het verkeer gebrachte producten, pleegt hij merkinbreuk.
De licentienemer kan zich niet zelfstandig verzetten tegen inbreuk op een merk door een derde. Dat is aan de merkhouder voorbehouden. Indien de licentie is ingeschreven in het merkenregister, kan de licentienemer bij inbreuk wél tussenkomen in een door de merkhouder ingestelde vordering tot schadevergoeding of winstafdracht. Zo kan hij de door hem geleden schade vergoed krijgen of zich een evenredig deel van de door inbreukmaker genoten winst doen toewijzen. Hij kan alleen zelfstandig een vordering tot schadevergoeding of winstafdracht instellen als hij daartoe de bevoegdheid van de merkhouder heeft verkregen.
Hetzelfde geldt ook voor de bevoegdheid om inbreukmakende producten of zaken die zijn gebruikt bij de productie daarvan op te vorderen dan wel de vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te vorderen. Ook hiervoor moet de licentienemer uitdrukkelijk de toestemming van de merkhouder verkregen hebben.
Voor- en nadelen van licentieverlening
Licentieverlening is uiteraard een uitstekend middel om de reputatie van een merk of de bekendheid van een populaire persoon commercieel te exploiteren. Er kleven echter ook nadelen aan. Door de productie of dienstverlening uit handen te geven loopt de merkhouder het risico, dat de kwaliteit van het product of de dienst niet meer aan zijn eigen normen voldoet, omdat hij de controle niet meer in eigen hand heeft. Het gevaar bestaat ook dat het merk door de veelheid van producten in allerlei branches op den duur niet meer beantwoordt aan het oorspronkelijke beeld van exclusiviteit. Een ander nadeel ligt in het uitlokken van parallelimport. Het is Europeesrechtelijk niet mogelijk om gelicentieerde producten uit andere EU-landen hier te stoppen. Zodra deze met toestemming van de merkhouder op de gemeenschappelijke markt zijn gebracht, kunnen de gelicentieerde producten vrijelijk in de hele gemeenschap worden afgezet.
Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking kunt u ons een e-mail sturen door gebruikmaking van onderstaand formulier. U kunt ook bellen met één van onze medewerkers.
